意匠特許侵害における先行技術の比較の範囲

デニス・クラウチ著

Columbia Sportswear North America, Inc. 対 Seirus Innovative Accessories, Inc.、2021-2299 (Fed. Cir. 2022) における係属中の控訴では、範囲の第一印象の問題を含む、意匠特許法に関する多くの重要な問題が提起されているエジプトのゴッデス社対スウィサ社、543 F.3d 665 (Fed. Cir. 2008) (銀行法) およびその主要な前身であるスミス対ホイットマンに基づく通常のオブザーバー侵害分析に利用可能な「先行技術の比較」サドル社、148 US 674 (1893)。 エジプトの女神以来、連邦巡回裁判所は、主張された「製品」を新たに重要視しているが、侵害分析の比較部分には重点を置いていない。

2021年、連邦巡回裁判所は、短絡的なものではあるが、重要な意匠特許判決In re SurgiSil, LLP, 14 F.4th 1380 (Fed. Cir. 2021)を発行した。 SurgiSil では、裁判所は、クレームに記載されている特定の製造品は、たとえ予期する目的であっても無視されるべきではないと判示した。 SurgiSil の美容用唇インプラントは、他の多くの 2 つの尖った円柱と非常によく似た形状をしています。 一例として、上の画像は、Blick が販売する従来技術のブレンドスタンプ (上) と比較した SurgiSil リップ インプラント (下) を示しています。

PTABは、SurgiSilの主張は予期されていたと認定したが、連邦巡回裁判所は、混合断端は口唇インプラントを予期していないとの判断を覆した。

実用弁理士は、予期拒絶反応に非類似技術の使用を認めるシュライバー判決をよく知っています。 In re Schreiber、128 F.3d 1473 (Fed. Cir. 1997) (「参照が類似技術であるかどうかは、その参照が予想しているかどうかとは無関係である」)。 ある意味では、Schreiber は SurgiSil に意図を持っていると見なすことができます。 しかし実際には、この 2 つの決定はよく一致しており、SurgiSil は特別なデザイン特許規則を作成したり、Schreiber を拒否したりしませんでした。 むしろ、Surgisil は問題のクレームを口唇インプラントが必要であると単純に解釈し、非口唇インプラントはそのクレームの制限を満たさないことを発見しました。 SurgiSil は特許出願人による USPTO への控訴であったことに注意してください。 この訴訟は10か月前にUSPTOに差し戻されたが、まだ特許は発行されていない。 私は、審査官が自明性を理由に請求を却下したことを期待しています。

SurgiSil は、Curver Luxembourg、SARL v. Home Expressions Inc.、938 F.3d 1334 (Fed. Cir. 2019) における裁判所の以前の判決と合わせて、主張されている「製造品」に新たな重点を置いています。 未解決の問題は、Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc.、543 F.3d 665 (Fed. Cir. 2008) (en banc) に基づく侵害分析において、この焦点がどのように展開されるべきかということです。

意匠特許の範囲典型的には、記載された製品および図面に示される単一の実施形態によって決定される。 告発されたデザインは図面と正確に一致する必要はない。 むしろ、我々がやっているのは、「普通の観察者」が、告発された意匠が特許意匠であると騙されるかどうかを問うことである。 エジプトの女神。 比較を行う前に、一般の観察者は（問題が提起された場合には）従来技術に精通しているはずである。 従来技術は、特許請求の範囲を測定するのに役立つために使用されます。 ほとんど類似した先行技術が存在しない場合、その特許意匠は一般の観察者によってより広い範囲を与えられることになります。 一方、先行技術が特許取得済みの意匠と非常に類似している場合、特許範囲は狭くなります。 注目すべきは、先行技術の比較は侵害被告の要請に応じてのみ使用されるため、この問題は戦略的に被告が非常に類似した先行技術の証拠を持っている場合にのみ発生することになる。

未解決の質問 : 比較する際にどのような先行技術に注目すべきでしょうか? この問題は、Columbia Sportswear North America, Inc. v. Seirus Innovative Accessories, Inc.、2021-2299 (Fed. Cir. 2022) の法廷で争われています (連邦巡回裁判所で係属中)。 この事件では、侵害者として告発された者（セイラス社）は、いくつかの正確な比較先行技術を持っていたが、唯一の問題は、その参考文献が、コロンビア社が主張する「熱反射材」から遠く離れた異種の製造品から得られたものであるということである。 意匠特許訴訟では利益剥奪救済措置が適用されるため、この訴訟は潜在的に大規模になる可能性がある。 35 USC 289 (「[侵害者] は [特許] 所有者に対し、[侵害者の] 利益総額の範囲で責任を負うものとする」)。 そして、ここでの侵害側の決定が反映されて、あらゆる自明性分析にも適用されるという強い可能性が期待されるかもしれません。

私は以前、コロンビア対セイラスの訴訟について書きました。この訴訟には、両者が防寒具の裏地に使用している反射性（ただし透水性）のインナーレイヤーが関係しています。 コロンビアの意匠特許第 D657,093 号は、図面に示されているように「熱反射材料の装飾デザイン」を主張しています。 以下の図 1 と図 2 からわかるように、このデザインは波のようなデザインを示しています。これは、発明者 (ザック・スナイダー) がアリゾナに住んでいて、地面から立ち上る熱の波紋の蜃気楼を見たときにインスピレーションを得たものであると述べています。

Seirus 製品も同様で、波/波紋のデザインが使用されています。 初期のセイラス製品にはブランド名がありませんでしたが、後にセイラスはブランドを宣伝し、混乱を避けるためにデザインにブランド名を追加しました。 アパレルのライナーなどでこのデザインを見たことがある方はセイラスブランドからのデザインです。 コロンビアは特許を持っていますが、同社は当初、ピクセル化されたデザイン（別のデザイン特許の対象）を使用して製品を発売し、その後、セイラスとの混同を避けるためにこの波を採用しないことを決定しました。

公判では、陪審は通常の観察者テストを行うために、特許と告発された製品の画像を見せられた。 エジプトの女神の侵害分析には、従来技術の考慮も必要です。 Seirus は、内側のタイヤ ライナーをカバーする 1913 年の実用特許など、視覚的に近い参考文献をいくつか提示しました。 (以下の図 5、US1,515,792 より)。 裁判所は、先行技術の比較範囲をエジプトの女神比較の織物のみに限定した。 そのタイヤの特許は、内層が布地の形状であるために許可されました。

裁判で陪審は被告セイラス側を支持し、特許は侵害されていないとの判断を下した。

現在控訴中、特許権者は、侵害分析の先行技術（「比較先行技術」）は特許に記載されている製造品目によって制限されるべきであると主張している。 もしコロンビア裁判所が比較先行技術を「熱反射材料」を示すもののみに限定していたとしたら、それはすべて除外されていたであろう。 しかし、地方裁判所は、関連のない先行技術からの先行技術を認めた上で、コロンビアが陪審に対し、関連のない比較先行技術を拒否するよう求めることを阻止するというさらに踏み込んだ判決を下した。 比較先行技術を制限するための基本的な考え方は、SurgiSil および Curver Luxembourg の連邦巡回裁判所が表明したのと同じ概念に由来しています。すなわち、意匠特許は裸の設計を対象とするのではなく、むしろ「製品のための」設計を対象とします。 35 USC 171. そして、法律の「製造品」の部分は、すべての意匠特許法理の最前線に留まるべきです。 エジプトの女神では、特許は「爪緩衝材の装飾デザイン」を対象としており、比較された先行技術の参考文献もすべて爪緩衝材でした。 543 F.3d 665 (Fed. Cir. 2008)。 同様に、Whitman Saddle では、問題となっている意匠特許は「乗馬用サドルの設計」を対象としており、比較に使用された従来技術も乗馬用サドルでした。 148 US 674 (1893)。 しかし、コロンビア地方裁判所は、比較する先行技術を同じ製造品のみに限定することを拒否した。 地方裁判所は、このような判決は意匠特許権に過度の機能を不当に取り込むことになると結論づけた。意匠特許は機能ではなく形態を対象としている。

私の見解では、厳密な製造品制限に関するコロンビアの提案は、設計者や一般の観察者の視点を反映しておらず、クレームの記載において不当な遊びが行われる潜在的な機会を提供しているため、あまりにも制限的です。 別の法則として、特許権者は、比較先行技術の範囲を、同じ製造物品、または「当業者がそのような物品を設計に参考にするのに十分に類似した物品」のいずれかに限定することを提案している。この試験は、Hupp v. Siroflex of Am., Inc., 122 F.3d 1456 (Fed. Cir. 1997) に由来しており、侵害分析のための従来技術の比較ではなく、自明性試験のための従来技術の範囲を定義するために使用されました。 しかし、先行技術の同じ範囲が自明性と侵害分析の両方で考慮されるべきであることは、大まかに意味があるように思えます。ただし、自明性は熟練した設計者の観点からのものであり、侵害は一般の観察者（つまり、消費者）から見たものです。

私は、コロンビアのより広範な代替アプローチでさえ狭すぎると主張したいと思います。 コロンビアが主張する特許では、画像 (以下) は、寝袋のアウターライナーだけでなく、さまざまな衣類のインナーライナーとしてこの素材が使用されている様子を示しています。 普通の観察者が、たとえ「熱反射性」ではないとしても、同じ波を使用する他のアパレルライナーにだまされる可能性があることは私には理解できます。 したがって、陪審は、エジプトの女神の侵害分析において、これらの製品を比較先行技術として考慮することを許可されるべきである。 コロンビアにとって残念なことに、陪審に示された比較参考文献の少なくとも 1 つはレイン ジャケットのアウターライナーとして使用されている波形パターン (US5626949) であり、参考文献のすべてが生地の形。 さらに、ある意味で、コロンビアは、特定の用途（他の図に示されているものなど）から離れたパターンとして材料を主張する図1（上図）を含めることによって、非常に広範な比較従来技術への扉を開いた。

従来技術の比較の範囲を制限するための 2 つの主要な手順メカニズムがあります。 (1) 従来技術を無関係なものとして考慮から除外する。 (2) 陪審が証拠を検討できるようにするが、先行技術が通常の観察者または熟練した技術者に影響を与える可能性がある程度に関する証拠を当事者が提出することも許可する。 これらはすべて、実用特許の有効性と自明性に関して人々が繰り返し取り組んできた（そして議論し続けた）問題ですが、エジプトの女神以降の意匠特許侵害の文脈では未解決のままです。 控訴趣意書では、次の 3 つの点について具体的な質問をしています。

Columbia Sportswear North America, Inc. 対 Seirus Innovative Accessories, Inc. (Fed. Cir. 2022) (控訴人の冒頭準備書面)。

さて、ロゴについて話しましょう 。 上の図は、この事件全体の主要な証拠である可能性があります。 この図は、コロンビア特許の図 2 をオーバーレイしたセイラスの設計を示しています。 ご覧のとおり、波はほぼ完璧にフィットしています (少しサイズを変更した後)。 詳細な分析により、波の他の違いが見つかる可能性がありますが、重要な視覚的な違いは、繰り返されるセイラスのロゴです。

これらのロゴの重要性は、この訴訟の前訴において重要な要素でした。 Columbia Sportswear NA, Inc. v. Seirus Innovative Accessories, Inc., 942 F.3d 1119 (Fed. Cir. 2019) (Columbia I) LA Gear, Inc. 対 Thom McAn Shoe Co., 988 F の主な先例.2d 1117, 1124 (Fed. Cir. 1993) は、模倣品が製品に異なる商品名を付けることによって意匠特許侵害を逃れることはできないことを示しています。 (以下の LA Gear 特許と告発された侵害者の画像)。 コロンビアI事件において、連邦巡回裁判所はLA Gearを区別し、判例は「事実認定者が装飾用のロゴ、その配置、外観を特許意匠と告発された意匠との間の潜在的な相違点の1つとして考慮することを禁止するものではない」と説明した。 同上。 むしろロゴは「デザイン全体の効果」を考慮すべきです。 同上。 （ゴーラムの言葉を引用）。

第二審では、セイラスは重要なデザイン要素としてロゴに焦点を当てることに時間を費やし、それが陪審に違いをもたらした可能性がある。 特にセイラスは、ロゴが装飾的であると同時に注目を集めるために装飾的な方法で配置およびデザインされたという証拠を提供した。 さらに、人々が催眠術にかからないように、ロゴは波を打ち消すためにも使用されます。 言い換えれば、ロゴは単なるラベルではありませんでした。 それでもコロンビアは控訴審で、陪審の指示に対する異議の形でこれらの問題に再度取り組むよう控訴裁判所に求めた。

概要を読んでください:

ミズーリ大学法学部教授。 Dennis Crouch の投稿をすべて表示 →